#Sentencia
La tipografía, el color y los elementos visuales es suficiente para generar confusión con la marca figurativa
El TG estima el recurso formulado por Volvo Trademark Holding AB anulando la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO al entender que la Sala cometió un error al determinar que no existía similitud visual, rechazando la aplicación del artículo 8, apdo. 5, asunto T356/18 de 24 de septiembre de 2019.[ECLI:EU:T:2019:690].
El TG considera que la Sala de Recurso de la EUIPO cometió un error de razonamiento al considerar erróneamente que los signos en conflicto eran diferentes en el plano visual. En lo que concierne a la comparación visual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró, que los elementos dominantes de los referidos signos, a saber, respectivamente, la letra «v» para el signo cuyo registro se había solicitado y el elemento denominativo «volvo» para la marca anterior, eran diferentes. Observó que un signo compuesto de una sola letra no puede considerarse similar a una palabra que comienza por esa misma letra. En su opinión, los elementos figurativos adicionales también eran diferentes, señalando que, aunque los dos signos presentaban el color azul y pese a que se trataba del mismo tono de azul, esto no compensaba las diferencias existentes entre ellos. Sin embargo, el TG concluye que el signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada presentan varios elementos visuales comunes, a saber, la utilización del mismo tipo de letra, una combinación de colores muy similar, formas circulares en cuyo centro están posicionados y puestos de relieve sus respectivos elementos denominativos, los cuales coinciden, además, en la letra «v», única letra en el elemento dominante del signo cuyo registro se solicitó y primera letra del elemento denominativo de la marca anterior invocada. Por ello, se procede a estimar el recurso formulado y se procede a anular la decisión de 21 de marzo de 2018 (asunto R 1852/2017‑4).
Fuente: Curia Europa
El titular de una marca registrada y respecto de la cual se ha declarado su caducidad por falta de uso, ¿puede ejercitar una acción de infracción y solicitar indemnización por daños y perjuicios?
El AG emite sus conclusiones frente a la cuestión planteada por el Tribunal de Apelación de París sobre la posibilidad de exigir indemnización de los perjuicios causados por violación de marca, tras haberse producido la caducidad de la misma por falta de uso, asunto C-622/18 conclusiones del AG presentadas el 18 de septiembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:755
El AG ha indicado que, aunque el titular de una marca registrada, una vez producida la caducidad de esta, ya no puede, en principio, ejercitar el derecho privativo que dicha marca le confiere, los actos infractores de tal marca, cometidos durante el período de cinco años consecutivo a su registro (periodo de gracia), no pierden su carácter ilícito debido a la declaración de caducidad. Por tanto, salvo que el Derecho nacional prevea que los efectos de la caducidad se retrotraigan a la fecha de presentación de la solicitud de marca o a la fecha de registro de esta -de modo que se considere que la marca no ha producido efecto jurídico alguno- los actos cometidos durante dicho período de cinco años pueden ser objeto de una acción por infracción de marca y el titular puede ser resarcido por el perjuicio sufrido por esos actos que, en el momento que se cometieron, menoscababan su derecho exclusivo sobre la marca. Negar este derecho de acción al titular de una marca registrada cuyos derechos han caducado equivaldría a «regularizar ex post» actos infractores cometidos en un momento en el que la marca todavía gozaba de protección.
Según el Tribunal General la marca McDreams estaría aprovechándose indebidamente y sin justa causa de la notoriedad de la marca «McDONALD’S».
El TG desestima el recurso formulado por McDreams Hotel GmbH confirmando la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO y rechazando el registro de la marca “mc dream hotels” en aplicación del artículo 8, apdo. 5 ,al entender que se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior titularidad de McDonald’s International Property, asunto T‑428/18 de 10 de octubre de 2019. [ECLI:EU:T:2019:738].
El TG confirma que existe un aprovechamiento de la reputación ajena por parte de McDreams Hotel GmH en relación con la solicitud de marca “mc dream hotels”. El TG recuerda en primer lugar el elevado grado de carácter distintivo adquirido por el prefijo «mc» en el sector de la comida rápida por lo que la estructura del elemento «mc dreams» (dominante en la marca solicitada), es al menos parcialmente similar a la de la familia de marcas de McDonald’s, puesto que está formada por el prefijo «mc» y un sustantivo en inglés. Además, reconoce en dicha sentencia que, aunque los signos tienen un grado de similitud visual bajo, la marca solicitada utiliza una combinación de colores similar, aunque no idéntica, a la que utiliza con mayor frecuencia la McDonald’s. Aunque dicho elemento no es decisivo, tal circunstancia puede, como ocurre en este caso, ser pertinente para reforzar la conclusión de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del renombre de la marca anterior. El TG establece que, dado que la oposición se basa en una marca de renombre excepcionalmente elevado, la probabilidad de que la marca solicitada se aproveche indebidamente de la marca invocada en el futuro de forma no hipotética o de que se aproveche indebidamente de la marca invocada en la oposición es tan evidente que el oponente no necesita alegar ni probar ningún otro hecho a tal fin. Según el TG la marca solicitada estaría siguiendo la estela de la marca «McDONALD’S» para aprovecharse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio.
Fuente: Curia Europa
Se mantiene el registro del modelo comunitario del escúter de la sociedad china Zhejiang
El TG desestima el recurso presentado por Piaggio & C. SpA contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO (asunto R 1496/2015-3) relativa a un procedimiento de nulidad entre Piaggio & C. y Zhejiang Zhongneng Industry Group, asunto T‑219/18, de 24 de septiembre de 2019. ECLI:EU:T:2019:681.
El TG señala que la EUIPO declaró fundadamente que el escúter de Zhejiang y el escúter Vespa LX producen impresiones generales distintas y que el primero posee carácter singular con respecto al segundo. En la sentencia se determina que mientras que el escúter de Zhejiang está dominado por líneas sustancialmente angulosas, en el escúter Vespa LX predominan las líneas redondeadas. Las características de forma del escúter Vespa LX tampoco se encuentran en el escúter de Zhejiang, mientras que las diferencias entre ellos son numerosas y significativas y no pasan inadvertidas para un usuario informado. Piaggio alegó también que el escúter Vespa LX estaba protegido en Italia como marca tridimensional no registrada y, tanto en Francia como en Italia, como obra de carácter intelectual protegida por los derechos de autor. En relación con la marca tridimensional, el TG subraya que, dado que el público pertinente que puede comprar escúteres tiene un nivel de atención elevado, considerará que el estilo, las líneas y el aspecto que caracterizan el escúter Vespa LX son diferentes, desde el punto de vista visual, de los del escúter de Zhejiang. Por último, en relación con los derechos de autor, el TG reconoce que la Vespa LX está protegida acorde a la normativa nacional aplicable, pero confirma que el titular del diseño cuya invalidez se había solicitado, no había hecho uso de la obra protegida por los derechos de autor, a saber, el «carácter redondeado, femenino y “vintage”» de la Vespa LX.
Fuente: Curio.europa
Diseños que hacen marca
El 25 de septiembre, PADIMA colaboró en la jornada realizada por el Círculo de Economía de Alicante. Un evento que abrió Javier Fur, presidente de El círculo de economía, resaltando el papel del diseño y la marca en la realidad actual y la conveniencia de que los directivos se adentrasen en su estudio y gestión. La primera ponencia corrió a cargo de Iván Sempere, Dir. Área legal de PADIMA, quien trasladó los retos que la nueva realidad presenta para las legislaciones. Se habló de la creación por los robots, de la impresión digital, de los diseños efímeros y no destinados a la producción industrial y de la fusión de funcionalidad y estética. La protección del diseño permite gozar de unos derechos exclusivos, pero en sí mismo el diseño mantiene una relación bidireccional con la generación de reputación de la marca. Después, Cristina Vicedo, directora General de FUTURBRAND habló del diseño desde una perspectiva de branding, mostrando como el diseño impregna las etapas de la creación, gestión y posicionamiento de las marcas. El diseño no es sólo la parte gráficas, sino el concepto y la forma de comunicar, y por su puesto la propuesta de valor para el equipo.
El acto cerró con la mesa redonda que moderó Eva Toledo, Dir. Del área estratégica de PADIMA y las participantes Soledad Berbegal, dir. De comunicación estratégica de ACTIU, Beatriz Bernabeu Legal manager EMEA 
de HAVAIANAS y Beatriz García directora de Recursos Humanos de Lladró. En la mesa se trató varios aspectos interesantes, alcanzando como conclusión final que a pesar de ser marca de sectores tan dispares y dirigidas a consumidores tan distintos, el diseño es tratado desde una dimensión estratégica en todos los casos, contando con la implicación de CEO´s y directivos, y constituyendo una de las palancas de crecimiento y diferenciación. Las participantes tuvieron la generosidad de compartir anécdotas y detalles de la trayectoria y relación de las compañías a las que representaban con el diseño, permitiendo a los asistentes disfrutar de un interesante debate.
Galería fotográfica: Fanpage Facebook
