[vc_row][vc_column][vc_heading title=»EL LICENCIATARIO DE MARCA COMUNITARIA PUEDE EJERCER ACCIONES DE INFRACCION, AUNQUE LA LICENCIA NO ESTÉ INCRITA EN EL REGISTRO» type=»h4″ style=»style3″ text_transform=»Default» align=»left» margin_bottom=»20″][vc_column_text]
Sentencia del TJUE de fecha 4 de febrero de 2016, asunto C-163/15
La sentencia que comentamos en esta ocasión viene a zanjar el debate que existía acerca de la necesidad -o no- de la inscripción de la licencia en el registro como requisito para que el licenciatario pudiera iniciar una acción de infracción de la marca licenciada. Por tanto, en nuestra opinión esta sentencia del TJUE debe ser calificada positivamente por el hecho de que nos aporta una mayor seguridad jurídica.
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La empresa Breiding Vertriebsgesellschaft mbH era titular de una licencia sobre la marca ARKTIS -licencia no inscrita en el registro-. Esta empresa presentó una demanda contra el Sr. Hassam por infracción de sus derechos exclusivos ya que el Sr. Hassan puso a la venta, a través de diferentes tiendas online, una serie de productos (edredones) distinguidos con denominaciones que contenían el término ARKTIS.
En primera instancia las partes alcanzaron un acuerdo, si bien, el demandado recurrió la resolución del juzgado de primera instancia por la que -a instancias de Breiding- el órgano jurisdiccional declaraba válido el acuerdo alcanzado y condenaba al demandado a retirar y destruir los productos falsificados y a abonar una indemnización. La resolución de este recurso pasaba por decidir si Breiding podría ejercitar una acción de violación de dicha marca, aunque la licencia no estuviera inscrita en el Registro.
En este contexto, el Tribunal regional superior de Düsseldorf suspendió el procedimiento y planteó las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) ¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro […]?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?»
[/vc_column_text][vc_heading title=»Pronunciamiento del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales» type=»h6″ style=»style3″ text_transform=»Default» align=»left» margin_bottom=»20″][vc_column_text]
El Tribunal considera que el art. 23.1 del Reglamento debe interpretarse, no solo atendiendo a su tenor literal, sino también teniendo en cuenta su contexto y la finalidad perseguida por la norma. En este sentido, el TJUE observa que este precepto se incardina en la Sección 4 del título II del Reglamento titulado “La marca comunitaria como objeto de propiedad”. Además, y ya desde una interpretación teleológica, el TJUE considera que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad y por tanto no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria.
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En definitiva, ya no cabe ningún atisbo de duda sobre la posibilidad que tiene el licenciatario de ejercer acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de licencia, aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro.
Con esta sentencia, el TJUE acoge sin duda las conclusiones que presentó el Abogado General el pasado 17 de diciembre de 2015.
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Fuente: Curia
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. Abogada especialista en acciones judiciales civiles por infracción de propiedad industrial –marcas, patentes, diseños-, competencia desleal y publicidad ilícita. Experta en la redacción de contratos de transferencia de tecnología, informes y dictámenes periciales así como coordinadora de las acciones de defensa de la propiedad industrial ante la OEPM.
lopd@padima.es[/vc_column_text][vc_separator align=»left» style=»normal» type=»large» margin_top=»5″ margin_bottom=»25″][/vc_column][/vc_row]
